Nel 2007 l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, quella che assegna gli Oscar del cinema, portò in tribunale in Italia l’Associazione italiana calciatori e due società per un premio chiamato «Oscar del calcio», destinato ai migliori giocatori, allenatori e arbitri della Serie A. I convenuti si difesero con un argomento che dovrebbe interessare chiunque lavori con un marchio: dai primi anni Ottanta «oscar», in Italia, era diventato la parola per dire «premio». La causa durò quasi nove anni. Il 21 luglio 2016 la Cassazione, con la sentenza n. 15027, stabilì che l’Academy teneva il marchio per il cinema e lo perdeva negli altri settori.
Il percorso non fu lineare. Nel 2008, a Venezia, il marchio fu giudicato valido ma senza contraffazione, perché i servizi erano diversi. Nel 2011 la Corte d’appello di Venezia revocò il marchio italiano e dichiarò nullo quello comunitario, ritenendo la parola ormai comune per i premi di qualunque evento. La Cassazione corresse il tiro. La volgarizzazione, cioè il passaggio di un marchio a nome comune, può riguardare solo alcuni prodotti o servizi, mentre altrove il segno conserva la sua forza. «Oscar» ha oggi un doppio significato: per tutti è il premio al primo posto, per il cinema è il premio dell’Academy. Un commento di due legali dello studio Trevisan & Cuonzo osservava che da noi il pubblico dice quasi sempre «Oscar» e quasi mai «Academy Awards».
Il Codice della proprietà industriale prevede la decadenza del marchio che, «per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare», sia diventato nel commercio la denominazione generica del prodotto o del servizio, o abbia comunque perso la capacità distintiva. Le parole che contano sono «attività» e «inattività». Che il pubblico usi il nome come nome della cosa non basta: deve esserci un contributo del titolare, anche per omissione.
La storia degli ascensori lo mostra bene. Nel 1950 l’ufficio brevetti americano cancellò il marchio Escalator di Otis dopo la richiesta di un concorrente. L’esaminatore citò, tra le prove, una pubblicità di Otis del 1946 in cui «escalator» compariva accanto a «elevator», l’ascensore. Con l’Aspirin della Bayer, introdotta nel 1897, i tribunali americani arrivarono nel 1918 e nel 1921 alla stessa conclusione, attribuendo il risultato alla mancata tutela del legame tra nome e produttore. In Austria la Corte suprema ritenne che «Walkman» fosse diventato il termine per il registratore portatile: Sony perse l’uso esclusivo del nome in quel paese.
Le difese sono più concrete di quanto si pensi. Xerox fece una campagna per invitare a dire «fotocopia» invece di «xerox». Lego, dopo la scadenza dei brevetti principali nel 1978, inserì avvertenze nei manuali degli anni Ottanta e ottenne in Svezia la rimozione del sostantivo «lego» dai dizionari. Google nel 2013 chiese al Consiglio linguistico svedese di togliere «ogooglebar» dalle parole nuove dell’anno, richiesta che il Consiglio accolse. Band-Aid cambiò il jingle per far dire «Band-Aid brand». In Italia un commento giuridico attribuisce la sorte di Nutella, registrata dal Devoto-Oli come sinonimo di «crema spalmabile» senza essere volgarizzata, a sponsorizzazioni, pubblicità e uso del simbolo di marchio registrato. Anche Scottex è diventato sinonimo di carta assorbente, ma resta di Kimberly-Clark.
Il caso più utile, per chi lavora con un nome famoso, riguarda proprio chi non ha perso. Nel 2017 la Corte d’appello del Nono Circuito americano respinse la richiesta di cancellare il marchio Google, sostenendo che «googlare» fosse ormai un verbo generico per cercare in rete. I giudici stabilirono che usare il nome come verbo non basta. Una pretesa di genericità deve riferirsi ad un tipo di prodotto preciso, qui i motori di ricerca; il criterio è la domanda «chi sei» contro «che cosa sei»: se il nome dice chi fornisce il servizio, resta un marchio. Nel sondaggio presentato da Google circa il 93% degli intervistati lo classificava come marchio.
| Nome | Dove e quando | Esito |
|---|---|---|
| Aspirin | Stati Uniti, 1918 e 1921 | Giudicato generico |
| Escalator | Stati Uniti, 1950 | Marchio cancellato |
| Walkman | Austria | Generico, Sony perde l’esclusiva |
| Oscar | Italia, Cassazione 2016 | Valido per il cinema, generico negli altri settori |
| Stati Uniti, 2017 | Non generico |
Tre letture della redazione, per chi scrive per un marchio. La prima: il testo dell’azienda è una prova. Se nei comunicati, nei titoli, nelle didascalie dei social il nome compare come sostantivo o come verbo («un Photoshop», «un Post-it»), è l’ufficio comunicazione a fornire l’argomento alla controparte. Un’abitudine semplice è accompagnare il nome con il sostantivo («carta assorbente Scottex») e non usarlo mai da solo come nome della cosa.
La seconda: il pericolo cresce con la notorietà, ma i giudici non lo misurano contando chi dice il nome. Conta che cosa evochi per la maggior parte del pubblico, il produttore o il prodotto. Una campagna riuscita a rendere il marchio sinonimo della categoria fa salire la notorietà spontanea ma avvicina il rischio di perdere la capacità distintiva.
La terza è l’effetto settore. Nel caso dell’Oscar la perdita è stata parziale. Per chi organizza un premio, un evento o un servizio con un nome preso in prestito dal linguaggio dei marchi famosi il confine passa dalla somiglianza dei servizi: per la Cassazione non c’era contraffazione, perché il calcio non è cinema. Prima di dare ad un premio o ad un servizio un nome che richiama un marchio famoso, conviene sentire un consulente di proprietà industriale.
La Cassazione ha lasciato all’Academy la statuetta e al calcio la parola.
Fonti: Gianpiero Coccia, «The double identity of Oscar: a trademark and a common term», IAM, 9 novembre 2016; Julia Holden e Giulia Cellerini, «Italian Supreme Court: there is only one “Oscar” for films», Kluwer Trademark Blog, 21 dicembre 2016; Camera di commercio di Firenze, istruzioni sul procedimento di decadenza; Elliott v. Google, Inc., No. 15-15809, Corte d’appello del Nono Circuito, 16 maggio 2017; diritto.it, «Il fenomeno della volgarizzazione del marchio»; Wikipedia, «Generic trademark».